Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu để được bảo hộ phải được đăng ký và phải trải qua một quá trình thẩm định nội dung lâu dài thì mới được cấp văn bằng bảo hộ trong khi đó quyền đối với tên thương mại lại được bảo hộ dựa trên việc sử dụng hợp pháp tên thương mại này. Tuy nhiên, trong quá trình xác lập quyền đối với hai đối tượng này hiện vẫn còn một số vấn đề tồn tại sau.
a. Đối với nhãn hiệu:
Việc đăng ký nhãn hiệu phải trải qua một quá trình thẩm định nội dung kéo dài để đánh giá khả năng bảo hộ. Tuy nhiên, hiện tại quy trình thẩm định đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn hiện nay tại Cục sở hữu trí tuệ vẫn chưa chặt chẽ. Cụ thể, hiện nay việc thẩm định nội dung để đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và tên thương mại vẫn chưa được coi là một hoạt động chuẩn trong quy trình thẩm định. Theo quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu thì nguồn thông tin để tra cứu bắt buộc không bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp đã được đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, việc tra cứu các nguồn này chỉ là trường hợp cần thiết theo quan điểm của xét nghiệm viên phụ trách vụ việc.
Trên thực tế, trường hợp cần thiết ở đây chính là những trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu bị phản đối trên cơ sở quyền đối với tên thương mại. Lúc này, rõ ràng sẽ phát sinh tình huống xung đột quyền lợi giữa người nộp đơn và người phản đối nên việc tra cứu thêm các thông tin này sẽ là cần thiết để có thể giải quyết tranh chấp giữa các bên.
Tuy nhiên, ngoài trường hợp nêu trên thì việc tra cứu nguồn thông tin từ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp vẫn được bỏ qua và chưa được coi trọng trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.
b. Đối với Tên thương mại
Đối với việc bảo hộ tên thương mại, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, việc bảo hộ này là dựa trên việc sử dụng hợp pháp tên thương mại này. Tuy nhiên, thế nào là sử dụng tên thương mại hợp pháp hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể và rõ ràng bao gồm cả phạm vi sử dụng tên thương mại (chỉ tại Việt Nam, tại Việt Nam và tại quốc gia khác) và việc sử dụng như thế nào mới được coi là hợp pháp. Trên thực tế (như trong các trường hợp được phân tích dưới đây) đã có nhiều vụ việc được giải quyết nhưng với kết quả trái ngược nhau hoàn toàn mặc dù chúng có cùng bản chất xuất phát từ việc xác định phạm vi lãnh thổ sử dụng tên thương mại.
Thực trạng trong việc thiết lập quyền đối với Tên thường mại cũng cần phải được xem xét và nhìn nhận từ góc độ của cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện nay. Mặc dù Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định nghiêm cấm việc doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu đang được bảo hộ của chủ thể khác làm tên doanh nghiệp nhưng việc kiểm tra xem một tên doanh nghiệp có bị coi là trùng với nhãn hiệu đang được bảo hộ hay không thì lại không phải là trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh mà phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự giác của doanh nghiệp đi đăng ký kinh doanh. Để ngăn chặn tình trạng sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ làm tên doanh nghiệp Nghị định 43/2010/NĐ-CP chỉ đơn giản là khuyến khích người đi đăng ký kinh doanh tham khảo cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu của Cục sở hữu trí tuệ mà không có bất cứ quy định ràng buộc trách nhiệm cụ thể nào đối với người đăng ký kinh doanh ngay từ lúc bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Thực thi quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại
Với những thực trạng về việc xác lập quyền đối với tên thương mại và nhãn hiệu như đã nêu ở trên thì việc thực thi quyền trên thực tế cũng gặp nhiều khó khăn.
Thứ nhất: Trong nhiều trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại không thể yêu cầu bên xâm phạm quyền chấm dứt hành vi xâm phạm cũng như yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xử lý các hành vi xâm phạm quyền theo quy định do trong nhiều trường hợp nhãn hiệu mặc dù tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu vẫn còn chưa chặt chẽ như đã trình bày ở trên. Dẫn tới tình trạng trên thị trường vừa tồn tại một nhãn hiệu vừa tồn tại tên thương mại của hai chủ thể khác nhau khiến cho khách hàng có thể nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được cung cấp bởi các chủ thể này.
Trong trường hợp nhãn hiệu đã được cấp nhưng chưa quá 5 năm thì vẫn còn có khả năng bị hủy trên cơ sở đơn khiếu nại của chủ sở hữu tên thương mại hợp pháp. Tuy nhiên, trong trường hợp nhãn hiệu đã được cấp quá 5 năm tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì việc hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này là không thể được do theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì một Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có thể bị hủy bỏ hiệu lực trong vòng 05 năm tính từ ngày cấp văn bằng bảo hộ. Lúc này, việc khắc phục vấn đề gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng gần như là không thể được.
Thứ hai: Việc đặt tên doanh nghiệp hiện nay chưa có bất cứ quy định mang tính chất bắt buộc nào đối với người đăng ký kinh doanh liên quan đến việc đảm bảo không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của chủ thể khác nên trong nhiều trường hợp người đăng ký kinh doanh vẫn cố tình đặt tên doanh nghiệp trùng với nhãn hiệu đang được bảo hộ của người khác. Tình trạng này đặc biệt phổ biến đối với những nhãn hiệu nổi tiếng hay đã được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Tuy nhiên, hiện nay quy định về việc thay đổi tên doanh nghiệp trong những trường hợp này lại không phải là quy định bắt buộc. Thực tế, theo quy định của thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 thì trong trường hợp có kết luận về việc tên doanh nghiệp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của chủ thể khác thì cơ quan có thẩm quyền vẫn không thể ra quyết định buộc thay đổi tên doanh nghiệp được mà vẫn phải phụ thuộc vào sự tự nguyện của doanh nghiệp vi phạm. Thậm chí trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm không tự nguyện sửa đổi tên thì cơ quan đăng ký kinh doanh cũng chỉ có thẩm quyền công bố thông tin về việc doanh nghiệp xâm phạm quyền của chủ thể khác lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Điểm b, khoản 3, Điều 17).
Việc xử lý thực trạng này chỉ có thể được giải quyết triệt để trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vi phạm. Tuy nhiên, về vấn đề này cũng cần phải lưu ý rằng sở dĩ có thực trạng nêu trên một phần cũng do có sự không phù hợp giữa Luật doanh nghiệp và Luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể, theo quy định của Luật doanh nghiệp một doanh nghiệp chỉ có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp này vi phạm các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 165 của Luật doanh nghiệp, tuy nhiên các quy định tại khoản 2, điều 165 này hoàn toàn không có trường hợp nào có quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể khác. Do đó, thông tư số 37/2011/TT-BKHCN quy định như trên có thể coi là một trong những biện pháp chấp nhận được để giải quyết sự xung đột giữa hai văn bản luật này.
