Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, chúng tôi muốn SBLAW tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi trên thực tế để tránh trường hợp bị bên thứ 3 hủy bỏ hiệu lực vi không sử dụng quá 5 năm?
Luật sư trả lời: Liên quan đến việc cung cấp chứng cứ chứng minh sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng gửi đến Anh và Quý công ty ý kiến tư vấn như sau:
Về việc đăng quảng cáo và tìm kiếm địa điểm để làm trụ sở công ty: thực tiễn xử lý đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dựa trên cơ sở năm năm liên tiếp không sử dụng nhãn hiệu trước thời điểm có đơn yêu cầu đề nghị cho thấy trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp tài liệu/chứng cứ chứng minh việc sử dụng thì Cục sở hữu trí tuệ chỉ chấp nhận trong trường hợp các tài liệu này chứng minh được hoạt động kinh doanh, cung cấp sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ trên thực tế một cách hợp pháp.
Nghĩa là việc quảng cáo, thiết lập địa điểm kinh doanh phải đi cùng với chứng cứ chứng minh việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng trên thực tế và hoạt động này phải hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trong trường hợp Quý công ty chỉ cung cấp được tài liệu quảng cáo, địa điểm đặt trụ sở công ty mà không cung cấp được chứng cứ chứng minh rằng Quý công ty đã thực hiện việc cung cấp dịch vụ đến khách hàng một cách hợp pháp thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ từ chối các chứng cứ của Quý công ty và chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà Quý công ty để đăng ký.
Tuy nhiên, cũng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, trong trường hợp Quý công ty hoặc người được Quý công ty cho phép sử dụng lại nhãn hiệu trong trước ít nhất ba (03) tháng kể từ ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.
Từ các vấn đề nêu trên, trong trường hợp này, Quý công ty cần phải thực hiện các phương án sau đây để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình:
Phương án 1. Nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt. Việc này sẽ giúp cho Quý công ty giành quyền ưu tiến đối với đơn mới nộp và tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự và có sản phẩm/dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ đang được bảo hộ cho nhãn hiệu của Quý công ty sẽ bị từ chối bảo hộ; và/hoặc
Phương án 2. Thiết lập hoạt động kinh doanh hợp pháp trên thực tế để cung cấp các sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ đến khách hàng.
i. Ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại/hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của Quý công ty với một đối tác tại Việt Nam và đăng ký hợp đồng này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
ii. Đối tác tại Việt Nam của Quý công ty thực hiện việc đăng ký kinh doanh mà trong tên doanh nghiệp có chứa phần chữ nằm trong nhãn hiệu.
iii. Mở nhà hàng có sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký và cung cấp các dịch vụ đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng (Đây là bước có thể gây ra sự tốn kém về mặt chi phí cho Quý công ty).
Để tiện cho Quý công ty xem xét, chúng tôi cho rằng để có thêm thông tin tham khảo, Quý công ty cần phải thực hiện việc tra cứu trên cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ để xác định liệu đã có đơn đăng ký nhãn hiệu nào trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của Quý công ty đã được nộp hay chưa?
– Nếu chưa có đơn đăng ký nhãn hiệu nào được nộp thì phương án 1 là phương án tốt nhất cho Quý công ty;
– Nếu đã có đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp và chưa có bất cứ đề nghị chấm dứt hiệu lực nào được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ thì Quý công ty bắt buộc sẽ phải thực hiện Phương án 2;
